【案号】 

一审：（2018）津02民初707号 

二审：（2018）津民终457号 

再审：（2020）最高法民再25号

【案情】

原告：天津市鹦鹉乐器有限公司（以下简称鹦鹉公司）。

被告：北方国际集团天津同鑫进出口有限公司（以下简称北方同鑫公司）、天津市森德乐器有限公司（以下简称森德公司）。

第40540号“鹦鹉PARROT及图”商标（以下简称“鹦鹉 PARROT”商标）由中国轻工业品进出口公司天津分公司于1962年1月22日注册，核定使用在西乐器、口琴、校音器、琴盒、乐谱架、电子琴商品上，国际分类为第15类，主要用于出口天津市乐器厂生产的手风琴。后该商标转让给天津文教体育用品进出口公司，2004年9月14日转让给北方同鑫公司。

第119207号“鹦鹉YINGWU及图”商标（以下简称“鹦鹉YINGWU”商标）由天津市乐器厂1979年10月31日注册，核定使用在手风琴、提琴商品上，国际分类为第15类。该商标于2004年9月14日由天津市乐器厂转让至鹦鹉公司名下。

2017年1月13日，北方同鑫公司与森德公司签订商标使用许可合同，随后依法办理了备案手续。该合同约定：北方同鑫公司将其注册的“鹦鹉PARROT”商标许可给森德公司使用，许可使用的期限自2017年1月1日起至2019年12月31日止；森德公司必须在使用该注册商标的商品上标明自己的企业名称和商品产地。

鹦鹉公司认为北方同鑫公司与森德公司的行为侵害了其注册商标专用权并构成不正当竞争，因此于2018年7月16日诉至法院，请求法院判令：1.北方同鑫公司不得在国内自行销售及许可他人销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴；2.森德公司不得在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴；3.北方同鑫公司、森德公司共同赔偿鹦鹉公司的经济损失100万元。

【审判】

天津市第二中级人民法院一审认为，本案中，两个鹦鹉商标均属有效注册状态，是基于早期体制条件下形成的局面，即外贸企业注册“鹦鹉 PARROT”商标供生产企业出口使用，生产企业在国内注册“鹦鹉 YINGWU”商标在国内销售商品。随着社会主义市场经济的逐步推进，商品进出口制度发生变化，生产企业取得商品进出口权，工贸双方的矛盾日益显现。经国家相关部门不懈协调，曾形成生产企业天津市乐器厂与出口企业天津文教体育用品进出口公司就两商标的使用协议，天津文教体育用品进出口公司原则上不在国内销售“鹦鹉 PARROT”牌手风琴，同等条件下优先考虑收购天津市乐器厂的手风琴产品供出口。

虽然表面看来天津市乐器厂只是将“鹦鹉YINGWU”商标转让给鹦鹉公司，但承载于“鹦鹉 YINGWU”商标的商品品质保证等商誉亦由鹦鹉公司承继。北方同鑫公司对两商标产生的历史背景、使用两商标的手风琴长期形成的销售地域格局有较深了解，对鹦鹉公司“鹦鹉YINGWU”商标知名度和美誉度亦属明知。在“鹦鹉 YINGWU”商标已具有较高知名度的情况下，北方同鑫公司应本着尊重历史沿革、增强出口商品竞争力的态度，进一步发挥其国际知名品牌优势拓宽海外市场。虽然国家政策鼓励如“鹦鹉PARROT”商标等国际知名品牌开发国内市场，但“鹦鹉PARROT”商标的情况有别于其他知名品牌，其所采取的开发国内市场方式即自行或许可他人国内销售必然触碰鹦鹉公司“鹦鹉 YINGWU”商标权利界限，割断相关公众对“鹦鹉”商标与鹦鹉公司之间的唯一联系，形成市场出现若干家质量参差不齐的鹦鹉手风琴生产企业，并借用“鹦鹉 YINGWU”商标知名度和鹦鹉公司良好信誉混淆消费者的选择和判断，侵夺鹦鹉公司的市场份额，导致鹦鹉公司的商誉受损，因此北方同鑫公司自行或许可他人在国内销售的行为方式缺乏正当性，侵害了鹦鹉公司注册商标专用权，并构成不正当竞争。

据此，一审法院依照商标法第五十七条第七项、第六十条、第六十三条，反不正当竞争法第六条第（四）项、第十七条，侵权责任法第九条第一款，民事诉讼法第六十四条第一款规定，判决：一、森德公司停止在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品；二、北方同鑫公司停止在国内销售并停止许可他人在国内销售“鹦鹉PARROT”牌手风琴商品；三、森德公司赔偿鹦鹉公司经济损失20万元；四、北方同鑫公司对上述森德公司赔付款项承担连带赔偿责任；五、驳回鹦鹉公司其他诉讼请求。

北方同鑫公司和森德公司不服一审判决，提起上诉，请求撤销一审判决，驳回鹦鹉公司的诉讼请求。天津市高级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

北方同鑫公司不服二审判决，申请再审。最高人民法院再审补充查明以下事实：

1.2000年11月1日，天津文教体育用品进出口公司（甲方）与天津市乐器厂（乙方）签订关于解决“鹦鹉”牌商标确权问题的协议，并在此基础上签订了商标使用许可合同，由天津文教体育用品进出口公司许可天津市乐器厂在手风琴商品上无偿使用“鹦鹉PARROT”商标。合同约定许可使用的期限自2001年1月1日起至2003年2月28日止，合同期满如需延长使用时间，由双方另行续签商标使用许可合同。合同第六条约定：“未经甲方授权，乙方不得以任何形式和理由将甲方注册商标许可第三方使用。”

2.2003年2月28日和8月20日，天津文教体育用品进出口有限公司两次书面通知天津市乐器厂，其与天津市乐器厂签订的第40540号商标使用许可合同期满不再续签，未经该公司同意，天津市乐器厂不得以任何形式和理由再使用“鹦鹉PARROT”商标。

3.2012年7月17日，商标局就鹦鹉公司针对第40540号“鹦鹉PARROT”商标提出的撤销申请，作出撤200900784号关于第40540号“鹦鹉+PARROT+图形”注册商标连续3年停止使用撤销申请的决定，认为鹦鹉公司的申请理由不能成立，决定驳回鹦鹉公司的撤销申请，第40540号“鹦鹉PARROT”注册商标继续有效。

4.2017年4月5日，鹦鹉公司以北方同鑫公司为被告向一审法院提起民事诉讼，请求法院判决：鹦鹉公司享有第40540号注册商标永久无偿使用权；禁止北方同鑫公司在中国境内使用第40540号注册商标。2017年6月28日，一审法院作出（2017）津02民初274号民事裁定，驳回鹦鹉公司的起诉。鹦鹉公司不服该裁定，提起上诉。2017年11月29日，二审法院作出（2017）津民终507号民事裁定，裁定驳回上诉，维持原裁定。

在认定上述事实的基础上，最高法院再审认为，第40540号“鹦鹉 PARROT”商标于1962年1月22日注册，当时，商标法尚未颁行，商标注册依据的是1950年的《商标注册暂行条例》。虽然根据1950年《商标注册暂行条例》和1963年《商标管理条例》的规定，包含外国文字的注册商标只能在出口商品上使用。但是，由于1982年商标法取消了包含外国文字的注册商标只能用于出口商品的限制性规定，因此，此类商标的注册人和受让人权利受到限制的状况，因商标法的颁布施行而发生改变。作为有效的注册商标，“鹦鹉PARROT”商标和“鹦鹉YINGWU”商标均在其各自核定使用的商品上享有专用权，而不应区分其所使用的商品是否用于出口或者内销。一审、二审法院将“鹦鹉PARROT”商标的专用权范围限缩于出口商品上，缺乏法律依据，属于适用法律错误。据此，最高法院于2020年10月13日作出再审判决：一、撤销二审判决；二、撤销一审判决；三、驳回鹦鹉公司的全部诉讼请求。

【裁判要旨】

商标法施行前限定使用在出口商品上的外文商标，由于商标法取消了该使用范围限制，其使用范围即应自商标法施行之日起扩展至全部核定使用商品，从而形成两商标共存的事实。在后注册的中文商标的权利人主张在先注册的外文商标的权利人侵权的，人民法院应当依法受理该纠纷并驳回其诉讼请求。

【评析】

从1950年8月28日《商标注册暂行条例》公布施行，到1963年4月10日《商标管理条例》公布施行；从1982年8月23日新中国第一部商标法正式通过，到1993年、2001年、2013年和2019年商标法四次修改，再到2020年10月13日最高法院作出本案再审判决，本案的纷争可谓是跨越了新中国商标法律制度的全过程。在这70余年的漫长岁月中，新中国的商标法律制度发生了巨大的变化，商标权已经从一种“工商业专用商标的专用权” （《商标注册暂行条例》第一条）和“代表商品一定质量的标志”，发展成为得到民法典确认的民事主体依法享有的知识产权（民法典第一百二十三条）。也正是由于商标权是新中国知识产权法律体系中历史最为悠久的一项民事权利，因此，人民法院在处理涉及商标权的民事案件中，就会涉及很多历史遗留问题。本案即是其中一个十分典型的案件。

在历史上，使用外国文字的商标在中国申请注册并无法律上的障碍，但为了肃清殖民地思想影响，[①]1950年7月28日政务院第四十三次政务会议批准并于1950年8月28日公布施行的《商标注册暂行条例》第四条第（四）项规定：“用外国文字作为商标的”不得作为商标申请注册，“但运销国外或由外国进口的商品不在此限（前国民党反动政府商标局注册的外国文字商标，重新申请注册，得暂准专用二年）”，从而确立了商标原则上不得使用外文的规则。此后，1960年4月29日经国务院全体会议第一百次会议通过并经1963年3月30日第二届全国人民代表大会常务委员会第九十一次会议批准、由国务院于1963年4月10日公布施行的《商标管理条例》第五条第二款规定：“商标不得使用外国文字，但是出口商品的商标可以附注外国文字。”该条例第十四条规定：“本条例从公布之日起施行。1950年8月28日政务院公布的商标注册暂行条例同时废止。”可见，《商标注册暂行条例》虽被废止，但在《商标管理条例》施行期间，亦只有出口商品的商标可以使用外国文字。

改革开放后，在商标法的制定过程中，对于商标中能否使用外文的问题，也存在不同认识。少数意见认为应当维持《商标管理条例》中既有规定，商标中原则上不得使用外文；而多数意见则主张取消之前的规定，理由是社会主义新中国已经是屹立在世界东方的大国，用外文也不会再被当成具有殖民地思想，因此在改革开放的形式下，使用中文或外文作商标可以由商标使用者自己根据需要而自由决定，而且商标中使用外文有利于促进国际经济交往和旅游事业的发展。最终，经过两种观点的博弈，“商标法对用外文商标不作限制”。[②]

1982年商标法第四十三条第一款规定：“本法自1983年3月1日起施行。1963年4月10日国务院公布的《商标管理条例》同时废止；其他有关商标管理的规定，凡与本法抵触的，同时失效。”从商标法的具体内容看，该法不仅取消了商标原则上不得使用外国文字的规定，而且其第四十三条第二款规定：“本法施行以前已经注册的商标继续有效。”此后，1993年、2001年、2013年和2019年修改的商标法均遵循了1982年商标法的上述做法。

回顾从《商标注册暂行条例》到《商标管理条例》再到商标法对商标能否使用外国文字的规定演变历程，可以看出，我国的商标法律法规对包含外国文字的商标的申请注册，经历了一个从附加限制条件到该限制条件被完全取消的历史过程。在商标法施行前，包含外国文字的注册商标只能使用在出口商品上，而不能使用在内销商品上，这也是其当时能够获准注册的客观历史条件。这种对注册商标使用范围的限制，无疑是包含外国文字的注册商标的注册人所负担的一种法律义务。通常而言，民事权利的受让人因转让而获得的权利的范围不能大于原权利人所享有的权利范围，因此，在注册时已经受到限制的商标专用权，不应因商标转让行为的发生而扩大。也就是说，在商标法施行前，包含外国文字的注册商标的受让人，也只能在出口商品上使用该注册商标。但是，由于商标法取消了包含外国文字的注册商标只能用于出口商品的限制性规定，此类商标的注册人和受让人权利受到限制的状况，也就因商标法的颁布施行而发生改变。

立法法第九十三条规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”商标法取消了包含外国文字的注册商标仅能用于出口商品的限制性规定，显然消除了此类商标注册人相应的义务负担，扩大了其权利行使的范围，属于能够更好地保护此类商标注册人的权利和利益的规定。虽然在就相关权利和利益作出判断时，不应仅考虑可能受益的民事主体的单方情形，而且还应当综合考虑这种法律溯及既往的适用是否会损害其他民事主体的合法权益，但是，对于使用外国文字的注册商标而言，即使存在与其近似的、原本使用在内销商品上的其他注册商标，但是由于上述两类商标在文字构成、呼叫、视觉效果等商标标志构成要素方面存在差异，不属于相同商标，且注册商标专用权在近似商标上的保护范围应当顾及不同时期法律法规演变的历史因素，因此应当认定使用外国文字的商标并不会落入原本使用在内销商品上的其他商标的专用权范围之内，当然也就应当认定对使用外国文字的商标使用范围的扩展，不会损害其他民事主体的合法权益。

综上，对于在商标法施行时仍然有效的注册商标而言，由于商标法取消了包含外国文字的注册商标使用范围的限制，该法施行前核准注册的包含外国文字的注册商标，其使用范围即应自该法施行之日起扩展至全部核定使用商品，无论该商品是用于出口还是内销。

对于前述因历史原因形成的工贸企业间近似的中外文商标纠纷，原国家工商行政管理局在商标法施行后的1990年曾发布《关于解决工贸双方注册同一商标的意见》和《关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》，强调“外贸企业拥有出口商品商标专用权，只能用于安排出口货源、经销出口商品时使用，不得用于内销商品生产和销售，也不得擅自许可他人在内销商品上使用……外贸企业需要将出口商品转内销，或工业企业需要将内销商品转外销时，双方必须签订商标使用许可合同。若一方未经对方许可，超越自己商标专用权范围使用商标的，属于侵犯对方商标专用权行为”。可见，在商标法施行初期，行政机关对于工贸企业间近似的中外文商标纠纷的处理，还是坚持了维持出口与内销二元结构的做法。这也是在本案诉讼过程中，鹦鹉公司提出其相关诉讼请求的一个重要依据。

但是，2004年6月30日，原国家工商行政管理总局根据行政许可法和国务院的相关要求，决定废止上述意见和通知，维持出口与内销二元结构的做法就此失去了规范依据。

而且，即使考虑上述意见和通知，也应当按照上述两个文件确定的“1966年11月以前注册的商标，依据当时的商标法规，谁注册在先，该商标归谁所有，注册在后一方，不再享有该商标所有权”（《关于解决工贸双方注册同一商标的意见》第一条）的原则，处理相关商标权利的归属问题。

本案中，第40540号“鹦鹉 PARROT”商标于1962年1月22日注册，即使考虑两个已经废止的文件，显然也属于应当由在先注册人所有的情形。鹦鹉公司依据上述两个文件提出相关诉讼主张，并不能对本案的处理结果产生影响。

1.人民法院是否应当受理此类商标纠纷

最高法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第1条第2款规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。”

该司法解释规定的应由原告向有关行政主管机关申请解决的，是“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的”情形。如果工业企业的商标注册在先，外贸企业的外文商标注册在后，则相关商标纠纷应当按照该司法解释的规定，由行政主管机关解决。但是在本案中，鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的是1979年10月31日注册的第119207号“鹦鹉 YINGWU”商标，而北方同鑫公司许可森德公司使用的是1962年1月22日注册的第40540号“鹦鹉 PARROT”商标，即鹦鹉公司提起本案诉讼所依据的注册商标并非上述司法解释所规定的在先的注册商标。因此，本案不属于应当依照法律规定由其他机关处理的争议，人民法院应当依法受理并作出裁判。

2.把握相同商标与近似商标处理的差异

处理此类纠纷还应当注意的一个问题是，工业企业注册的是中文商标，而外贸企业注册的是包含外文的商标，二者是近似商标而非相同商标，因此，在处理上就应当注意把握商标专用权的范围和商标禁用权的范围，不能将此类问题与商标领域中的“两本账”问题混同起来。

“两本账”商标，是上世纪六十年代原工商行政管理局根据当时我国工业企业没有出口经营权，只有外贸企业有出口经营权的外贸体制，并考虑到外贸企业国外申请注册商标时，一些国家要求其必须先在原属国注册该商标的实际情况，而在商标注册上采取的一项相应措施后形成的。即对于同一商标使用在相同商品上而在国内外销售的，可以核准工贸双方在我国注册，分别使用于内、外销商品（参见《关于重申工贸双方注册同一商标使用原则的通知》）。

参照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第8条、《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释（三）》第1条的规定，由于在使用于出口商品的商标包含外国文字，而使用于内销商品的商标不包含外国文字的情况下，两类商标在商标标志构成要素、呼叫、视觉效果等方面均存在区别，不属于相同的商标。

3.是否应当着眼于国内市场的使用情况

受历史上内外贸商业体制的划分，工业企业在国内使用中文商标的时间，必然早于外贸企业将其外文商标使用于国内市场的时间，因此，就涉及是否需要着眼于国内市场商标使用情况从而确定双方权利义务关系的问题。笔者认为，以出口和内销商品为标准，划分注册商标专用权范围的结果，并非是由商标注册人的原因造成的，也与商标法仅以商品和服务类别为依据审查商标注册申请的基本规定相冲突，因此，在相关法律障碍消除、商标注册人的商标专用权回复至圆满状态的情况下，再坚持对两个同时有效的注册商标人为地做出口与内销领域的划分，要求一方商标注册人继续承受已经缺乏法律依据的限制性条件，显然不符合“民事主体在民事活动中的法律地位一律平等”的法律要求，也与商标法促进社会主义市场经济发展的立法宗旨不符。

本案再审判决正是遵循了这样一种思路。在认定外文商标原注册人已两次书面通知中文商标注册人终止商标使用许可合同从而无法得出外文商标注册人在行使权利时要依约定受到商品销售地域范围限制的前提下，再审判决认为，一审、二审判决仍将外文商标的专用权范围限缩于出口商品上，属于适用法律错误，因此作出了再审改判。

[①]董葆霖：“《中华人民共和国商标法》的制订及其主要原则”，载国家工商行政管理局商标局编：《中国商标十年》，法律出版社1993年版，第89页。

[②]董葆霖：“《中华人民共和国商标法》的制订及其主要原则”，载国家工商行政管理局商标局编：《中国商标十年》，法律出版社1993年版，第89页。