原告阿鲁克股份公司、阿鲁克幕墙门窗系统（上海）有限公司（以下简称阿鲁克上海公司）诉称：阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司与阿鲁克幕墙门窗江苏有限公司（以下简称阿鲁克江苏公司）、夏某于2017年3月15日达成涉案《和解协议》，协议约定，阿鲁克江苏公司应变更企业名称，并约定了违约责任。但阿鲁克江苏公司一直未更名，按照协议约定，阿鲁克江苏公司、夏某应支付违约金700万余元，本案仅主张300万元，故请求法院判令：1.阿鲁克江苏公司立即停止使用“阿鲁克”字号并变更企业名称，变更后的企业名称不得包含“阿鲁克”或相近文字；2.阿鲁克江苏公司、夏某连带赔偿阿鲁克股份公司和阿鲁克上海公司包括合理开支在内的经济损失共计300万元。在本案一审过程中，因阿鲁克江苏公司更名为太秀幕墙门窗江苏有限公司（以下简称太秀江苏公司），两原告撤回了第一项诉讼请求。

被告太秀江苏公司、夏某辩称：阿鲁克江苏公司未能及时更名系因其被列入经营异常名录，属于不可抗力，现已完成更名。阿鲁克江苏公司未实际开展经营，也未给两原告造成损失。即使认定两被告仍需承担部分责任，赔偿数额应当与其情节相适应，约定的违约金过高，应予调整。

上海市徐汇区人民法院经审理查明：

阿鲁克上海公司成立于2001年8月11日，系国内知名门窗幕墙系统公司，为阿鲁克股份公司的全资子公司。阿鲁克江苏公司于2013年5月14日成立，法定代表人夏某，注册资本人民币1,500万元，登记经营范围包括生产、设计各类幕墙、门窗，销售自产产品等。

原告阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司以被告阿鲁克江苏公司、夏某擅自使用其企业名称，将阿鲁克江苏公司诉至江苏省启东市人民法院。在诉讼过程中，四方当事人于2017年3月15日达成涉案《和解协议》。协议约定，阿鲁克江苏公司应于该协议签订后的7天内向相关主管部门提交变更公司名称的申请，应于本协议签订后的4个月内完成公司名称变更事宜。同时约定，对于任何违反前述义务的行为，阿鲁克江苏公司、夏某同意向阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司连带一次性支付30万元违约金；如果违约行为继续的，阿鲁克江苏公司、夏某每一天应增加支付15,000元。协议签署后，阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司向江苏省启东市人民法院申请撤诉。江苏省启东市人民法院作出民事裁定，准予阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司撤诉。

2015年至2017年，阿鲁克江苏公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告，被列入经营异常名录。后其补报年度报告并公示后，于2018年10月10日被移出经营异常名录。2018年10月17日，启东市市场监督管理局核准阿鲁克江苏公司更名为太秀江苏公司。

一审法院另查明，夏某曾是阿鲁克上海公司的员工。法院生效判决认定，夏某担任法定代表人的其他公司曾对阿鲁克上海公司实施商标侵权行为及不正当竞争行为。

上海市徐汇区人民法院一审判决：一、太秀江苏公司于判决生效之日起十日内向阿鲁克股份公司及阿鲁克上海公司支付违约金人民币300万元；二、夏某对太秀江苏公司的上述付款义务承担连带责任。

一审判决后，太秀江苏公司、夏某不服，提出上诉。

上海知识产权法院二审查明，启东高新技术产业开发区管理委员会于2019年11月19日出具的证明载明，太秀江苏公司为园区2013年招商引资企业，该企业因种种原因未能拿地成功。启东市市场监督管理局于2020年5月21日出具的情况说明载明，太秀江苏公司分别于2016年6月22日、7月11日及2017年7月10日因未按规定年报被系统列入经营异常名录，限制办理变更登记；该公司于2018年10月10日移出经营异常名录。国家税务总局启东市税务局出具的纳税申报信息显示，自2013年至2020年4月期间，太秀江苏公司各项计税依据及纳税税额均为0元。

在二审期间，阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司表示，本案中主张的赔偿金仅针对太秀江苏公司、夏某未及时变更企业名称的行为，对于夏某等违反《和解协议》的其他行为，阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司保留另案追究其法律责任的权利。

上海知识产权法院二审判决：

一、撤销上海市徐汇区人民法院民事判决第一项、第二项；二、太秀江苏公司于判决生效之日起十日内向阿鲁克股份公司及阿鲁克上海公司支付违约金人民币60万元；三、夏某对太秀江苏公司的上述付款义务承担连带责任；四、驳回阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司的其余诉讼请求。

法院生效判决认为，关于太秀江苏公司未及时更名是否有正当理由。根据《企业信息公示暂行条例》《企业经营异常名录管理暂行办法》规定，太秀江苏公司因未按规定公示年度报告被纳入经营异常名录，会对其办理更名手续造成障碍，但该事由并非不能克服的客观情况。只要太秀江苏公司按照规定办理相关手续，即可移出经营异常名录。当事人于2017年3月15日签订的《和解协议》约定，太秀江苏公司应在本协议签订后的4个月内完成公司名称变更事宜。该条款已经给太秀江苏公司预留了较长的时间办理更名手续。但太秀江苏公司直至2018年10月10日才被移出经营异常名录，至2018年10月17日才完成更名手续，夏某、太秀江苏公司无正当事由迟延履行《和解协议》约定的变更企业名称的义务，应当承担相应责任。

关于一审判决确定违约金金额是否合理。根据启东高新技术产业开发区管理委员会出具的证明、启东市市场监督管理局出具的情况说明、国家税务总局启东市税务局出具的纳税申报信息，可以认定太秀江苏公司成立后无经营活动。阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司亦无证据证明太秀江苏公司因注册或使用该企业名称的获利。夏某、太秀江苏公司未按照《和解协议》约定的期限办理公司更名虽属不当，但因太秀江苏公司未使用涉案企业名称开展经营活动，根据《和解协议》约定的计算方式所确定的违约金金额及一审判决的违约金金额均明显过高，有失公平。二审法院综合考虑太秀江苏公司无经营活动、夏某及其关联方多次被认定构成商标侵权或不正当竞争、阿鲁克股份公司和阿鲁克上海公司两次诉讼需支出成本等因素，酌情予以调整。

关于和解协议中违约金条款的性质。最高人民法院在中山市隆成日用制品有限公司与湖北童霸儿童用品有限公司侵害实用新型专利权纠纷案中指出：“权利人与侵权人就侵权损害赔偿数额作出的事先约定，不构成权利人与侵权人之间的交易合同，故侵权人应承担的民事责任仅为侵权责任，不属于《中华人民共和国合同法》第一百二十二条规定的侵权责任与违约责任竞合的情形。”“权利人与侵权人就侵权损害赔偿数额作出的事先约定，是双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益所预先达成的一种计算方法。在无法律规定无效等情形下，人民法院可直接以权利人与侵权人的事先约定作为确定侵权损害赔偿数额的依据。”本案需确定，太秀江苏公司未按照和解协议约定更名是侵权行为还是违约行为。我们认为，在侵害商标权纠纷、仿冒不正当竞争纠纷中，因使用被控侵权标识导致相关公众的混淆是构成商标侵权或不正当竞争的条件之一。行为人只有使用了被控侵权标识，误导公众，才会构成侵权或不正当竞争。《商标法》第四十八条规定，本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。根据上述规定，单纯注册商标的行为显然不属于商标使用。同理，单纯注册域名、企业名称的行为亦非商业标识的使用行为。仅注册标识但未使用相关标识的行为不会导致相关公众的混淆，不会由此导致权利人经济损失（权利人需支出的维权费用除外），行为人也不会由此获得经济利益；权利人不能通过侵权诉讼或不正当竞争诉讼保护其合法权益，只能通过行政程序解决争议。

关于太秀江苏公司（即阿鲁克江苏公司）成立后是否曾开展经营活动，太秀江苏公司、夏某抗辩其未使用涉案企业名称开展经营活动。一审法院认为，太秀江苏公司不能证明其未实际经营。本案中，企业设立后是否开展经营活动并非难以查明的事实，法官若认为根据现有证据，涉案企业是否实际经营的事实真伪不明，应及时公开心证，促使当事人进一步举证。太秀江苏公司、夏某在二审期间，补充举证了涉案企业零纳税的证明、当地开发区管理委员会关于涉案企业未拿地的证明、市场监督管理局关于涉案企业纳入经营异常的证明，根据上述证据，在阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司未提供相反证据的情况下，可以认定太秀江苏公司成立后未开展经营活动。一审判决未查明该事实，直接推定太秀江苏公司有经营活动，并推定其获利巨大，导致认定事实错误。

就本案而言，阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司明确，本案的赔偿金仅针对阿鲁克江苏公司未及时更名的行为。由于阿鲁克江苏公司成立后未开展经营活动，阿鲁克江苏公司将“阿鲁克”登记为字号并非商标侵权行为或不正当竞争行为。阿鲁克江苏公司未在《和解协议》约定的期限内更名，亦不是持续进行的侵权行为或不正当竞争行为，而是违约行为。《和解协议》中关于阿鲁克江苏公司不及时更名需支付违约金的约定，不是权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益所预先达成的一种计算方法。阿鲁克江苏公司未按照约定更名，并未由此获利，由此给阿鲁克股份公司、阿鲁克上海公司造成的损失仅为其支出律师费等诉讼成本，一审判决赔偿金额明显过高，二审法院依法进行了调整。

一审：上海市徐汇区人民法院（2018）沪0104民初29727号

二审：上海知识产权法院（2020）沪73民终55号