6月19日上午，北京知识产权法院召开作品名称在先权益保护相关案件审理情况通报会线上发布会。会议由北京知识产权法院综合办杨静副主任主持，北京知识产权法院党组成员、副院长宋鱼水、北京知识产权法院审委会委员、审判二庭庭长张晓津、北京知识产权法院审判二庭法马兴芳、北京知识产权法院审判二庭法官张宁担任发布人。同时参加本次会议的还有21位市人大代表、市政协委员。

随着我国市场经济和文化产业的快速发展，具有一定知名度的作品名称具有较大的商业价值，因作品名称被抢注引发的商标授权确权行政诉讼也逐渐增多，例如“功夫熊猫KUNG FU PANDA”、“大头儿子和小头爸爸”、“英雄联盟”、“王者荣耀”等作品名称遭到抢注，这些涉及在先作品名称在先权益的案件也受到广泛关注。

影视剧、动画、游戏等作品在具有较高知名度后，其名称就与作品的权利人之间产生了特定的联系，若被他人抢注，不仅会给权利人带来经济损失，还会造成市场的混乱。我国商标法第三十二条是直接规制商标恶意注册行为的重要条款，其中前半段规定了商标注册不得损害他人现有的在先权利，这里规定的“他人现有的在先权利”包括姓名权、著作权等依据相关法律规定应当保护的合法权利；2017年1月最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中，明确了具有较高知名度的作品名称、作品中的角色名称等在符合一定条件时，可以作为在先权益予以保护。这种在先权益通常被称为“商品化权”。
 

自2019年1月1日至2020年5月31日，北京知识产权法院共受理商标行政案件20172件，审结20392件。在审结的商标行政案件中，涉及作品名称及作品中的角色名称在先权益保护的案件为67件，占比为0.3%。上述案件主要涉及18个权利主体，其中包括10个外国权利主体。权利主体主要包括腾讯科技公司、央视动画有限公司、迪士尼企业公司、乔丹有限公司等。

所有涉及作品名称及作品中的角色名称在先权益保护的案件中，法院依据权利人的主张适用商标法第三十二条，认定诉争商标构成侵害权利人在先权益的案件共有36件，占比为53.7%，其中认定构成侵犯作品名称在先权益的28件，占比为77%，涉及的作品名称包括“铁臂阿童木”、“冰雪奇缘”、“三生三世十里桃花”、“英雄联盟”等。
 

虽然涉及作品名称在先权益保护的案件数量在北京知识产权法院审理的全部商标行政案件中占比不高，但是相关案件常常受到广泛关注，通过分析上述案件，总结出涉及作品名称在先权益的案件具有以下特点：

1、作品知名度高、受众较广

影视剧、小说、游戏等是现代社会重要的娱乐休闲方式，其受众通常没有明显的年龄界限。而随着网络和文化产业的繁荣，作品的传播更加快速和多元。在我院审理的关于作品名称在先权益的案件中，涉及的作品通常具有较高的知名度，如“功夫熊猫KUNG FU PANDA”、“三生三世十里桃花”、“王者荣耀”等均为大众熟知的作品。正是因为这些作品的高知名度，才导致其作品名称具有辨识度，进而产生一定的商业价值，可以作为在先权益予以保护。

2、作品名称具有较强的“可识别性”

当公众在识别作品时，首先关注的往往是作品的名称，也就是说作品名称在作品和权利人之间建立起了联系，具有一定的可识别性。作品名称实际上起到了与商标类似的，区分商品或服务来源的作用，使相关公众能够通过作品名称与作品权利人相联系，形成一一对应关系。

3、所涉作品中外国权利人较多

根据作品名称在先权益保护相关案件的审理情况，案件涉及日本、英国、美国等外国权利人的约占55%，呈现出比例较高的特点。例如“阿童木”、“小羊肖恩”、“功夫熊猫”、“007”等案件中涉及日本、英国、美国等外国权利人。外国文化娱乐产业发展较早，作品宣传路径更为多样、覆盖面更广，商业化运作模式较为成熟。随着文化经济全球化的发展，外国作品在我国亦受到国内公众的广泛关注。

4、作品名称的保护范围贴近日常生活

开发推广衍生品是当今文化娱乐行业较为常见的一种商业模式，作品的权利人会通过衍生产品取得更大的商业价值。因具有较高知名度的作品受众较为广泛，其衍生品往往会涉及各个日常生活领域，因此作品名称在先权益的保护范围并不限于其作品所属领域，而是涵盖了其知名度所及的日常生活领域。例如，在“阿童木”案中，法院认定虽然《铁臂阿童木》的权利人手塚株式会社并未在鞋等商品上使用阿童木形象，但诉争商标核定使用的“靴、运动靴、运动鞋”等商品属于日常生活用品，与动画片及漫画商品相关公众的重合程度较高，也是常见的影视作品的衍生商品，因此动漫《铁臂阿童木》的知名度能够及于运动鞋等商品；在“王者荣耀”案中，法院认为游戏《王者荣耀》的知名度所及范围能够及于日常生活领域的商品，而诉争商标核准注册的白酒等商品亦为日常生活领域的商品，“王者荣耀”作品名称在先权益的保护范围能够及于白酒等商品。
 

《中华人民共和国商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十二条第二款规定，对于著作权保护期限内的作品，如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度，将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系，当事人以此主张构成在先权益的，人民法院予以支持。

在北京知识产权法院审理的商标授权确权行政案件中，部分当事人根据上述法律规定、司法解释和相关规定，主张其作品名称为商标法所规定的“在先权利”时，法院通常应考虑如下因素：所涉作品在著作权保护期限内，其作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度，诉争商标的申请注册人主观上存在恶意，诉争商标标志与作品名称相同或近似，且诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系。

（一）作品名称在诉争商标申请注册前具有一定知名度

在判断作品名称是否具有一定知名度时，通常应考虑作品的传播方式、宣传广度与宣传时间等因素。通常情况下，商业标识需经一段时间的宣传或使用才能获得知名度，但在网络环境下，网络传播和宣传的时间和成本降低，对作品知名度的判断应综合考虑作品的特点、上线规律和行业运行状况等因素。如在“王者荣耀”案中，法院根据网络游戏《王者荣耀》在上线之初短时间内集聚较高关注度的情况，结合网络游戏产品在生命周期、营销推广策略、用户规模、玩家群体、网络效应等方面的产业特点，认定在诉争商标申请日前，《王者荣耀》游戏在上线之初不到一个月的时间，即已获得较高的搜索点击量和广泛的关注度，具有较高的知名度。

（二）诉争商标标志与作品名称相同或近似

在判断作品名称是否应作为在先权益进行保护时，诉争商标标志应与作品名称相同或近似，主要判断要素为诉争商标的显著识别部分与作品名称是否相同或近似。例如，在“小羊肖恩”案中，法院认为诉争商标虽为图文组合商标，但其文字“小羊肖恩shaun the sheep”为诉争商标的显著识别部分，该标识与《小羊肖恩》的作品名称及角色名称完全相同。

（三）诉争商标的注册申请人主观上存在恶意

判断诉争商标的注册申请人主观上是否存在恶意时，通常应结合相关证据对诉争商标申请注册时间、相同或近似商标注册的数量等因素综合考虑。如在 “王者荣耀”案中，北京知识产权法院根据第三人申请带有游戏名称“王者荣耀”、“王者”、“荣耀”字样的商标情况、第三人的法定代表人同时担任贵州王者荣耀酒业有限公司的法定代表人等情况，认定诉争商标申请注册人具有恶意。

（四）诉争商标指定使用的商品属于在先作品名称知名度所及的范围，易导致相关公众误认为其经过在先作品所有人的许可或与其存在特定联系

在先作品名称的保护范围并不当然及于全部商品和服务类别，应限于与作品及其衍生品所处领域相同、类似或具有较大关联性的商品或服务。例如，在“冰雪奇缘”案中，法院认定“按摩器械、电动牙科设备、理疗设备”等商品，与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围差距较大，不易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系；而 “电视播放、有线电视播放”等服务以及“背包、钱包”等商品，与目前商业环境下电影衍生品的覆盖范围基本吻合，容易导致相关公众误认为其经过电影《冰雪奇缘》权利人的许可或者与权利人存在特定联系。在“阿童木”商标权无效案中，法院认为虽然动漫《铁臂阿童木》的权利人手塚株式会社并未在鞋等商品上在先使用阿童木形象，但鞋等商品系生活必需品，诉争商标的申请人在销售鞋等商品时必定借用了在先作品名称及角色名称所形成的市场声誉或不当损害了其商业利益，使相关公众对诉争商标核定使用的商品来源与在先作品名称及角色名称的所有人产生混淆误认，从而挤占了在先作品名称及角色名称权利人享有的市场优势地位和交易机会，故诉争商标的注册申请损害了手塚株式会社的在先权益。

上述四点考量因素在司法实践中应予以综合考虑，对具有较高知名度的作品名称在先权益予以有效保护，避免相关公众误认，规范商标注册使用秩序。今后，北京知识产权法院将进一步深入贯彻实施国家知识产权战略，做好商标授权确权行政案件的审理工作，加强对作品名称等在先权益的保护，规制恶意注册行为，规范商标注册使用秩序，助力优化营商环境。