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外观设计侵权判断的困境与出路

热点发布时间：2023-12-14 02:57:37

作者 | 郭小军

来源 | 中国贸促会专利商标事务所

“整体视觉效果”侵权判断方式是各国或地区在外观设计侵权中普遍采用的方式。其一方面沿袭了混淆理论的基本框架，另一方面承载着保护设计创新的制度需求。为保护设计创新，需要对这种侵权判断方式不断进行修正，导致侵权判断逻辑扭曲。尽管如此，保护设计创新的制度需求依然难以完全实现，遑论这种侵权判断方式主观性强，结果难以预见。

在Columbia案中，原告Columbia的诉讼主张之一是被告Seirus的产品侵犯了其关于一种热反射材料的装饰性外观设计专利。美国联邦巡回上诉法院在上诉判决中指出，虽然被诉侵权产品上的标志对避免侵权并不完全是决定性的，但标志本身的存在可以被视为专利外观设计与被诉侵权设计之间的潜在差异。这与该法院在L.A. Gear v. Thom McAn Shoe案中的意见相冲突，后者明确指出如果外观设计的其余部分实质上近似，则增加的标签对避免侵权并无作用，从而在外观设计领域引起了争论。该案被联邦巡回上诉法院发回重审后，陪审团做出了Seirus不侵权的裁决。

联邦巡回上诉法院在Columbia案中的上述意见来自1871年的Gorham v. White案，后者确立了美国外观设计专利侵权判断的基本规则“普通观察者”测试，即，如果在一个“普通观察者”眼中，在购买者通常给予的关注下，两外观设计实质上是相同的，如果这种近似性欺骗了该观察者，以为其中一项外观设计是另一项而诱使他购买该一项外观设计，那么获得专利的外观设计就被另一项外观设计侵权。此后，Egyptian Goddess v. Swisa案改进了“普通观察者”测试，取消了存在争议的“新颖点”测试，同时在“普通观察者”测试中引入了现有设计这一参照因素，从而创立了一种三方比较的侵权判断方式。但是，“普通观察者”测试依然是一种从外观设计整体进行侵权判断的方式。

根据“整体观察、综合判断”原则，一般消费者对于授权外观设计与被诉侵权设计可视部分的相同点和区别点均会予以关注，并综合考虑各相同点、区别点对整体视觉效果的影响大小和程度进行判断。

上述侵权判断方式的共通之处在于：首先，判断主体是一个拟制人，了解现有设计的状况，因而可以识别属于现有设计的设计特征以及创新设计特征，并可以主动过滤、忽视那些不属于外观设计保护范围的内容，例如功能性设计、单一色彩或者商标等，并可以区分不同设计特征而给予不同的权重；其次，判断主体从外观设计的整体视觉效果或者整体视觉印象来判断相同或者近似，对具体设计特征的分析与比较从属并服务于对外观设计整体视觉效果的判断。

“整体视觉效果”侵权判断方式自创设后经历了缓慢的演进，最主要的目的是加强对设计创新的保护。在判断主体方面，将其定义为一种拟制人，人为地剔除或者消弱与产品外观“无关”的因素，例如商标、单一颜色、文字的含义等。在判断方式方面，在强调从外观设计整体视觉效果进行比较的同时，对设计特征进行分类，区别地赋予其不同的权重，以形成各外观设计的整体视觉效果。然而，这种演进总体上是打“补丁”式的，缺乏统一的理论支持，因过于理想化而存在与实践脱节的情形。